15 luglio 2011

Entrata in vigore la procedura di opposizione marchi in Italia

Lunedì 11 luglio 2011 è stato pubblicato sul sito dell’UIBM il Bollettino Marchi n. 1, contenente tutte le domande di registrazione marchi depositate dopo il 1 maggio 2011, che sono state dichiarate registrabili e contro le quali è ora possibile presentare opposizione. Il Ministero ha anche reso disponibili moduli e modalità operative per la nuova procedura di opposizione, che è entrata ufficialmente in vigore.

I Titolari di marchi anteriori potranno depositare opposizione contro le nuove domande di registrazione di marchi italiani e le registrazioni internazionali designanti l’Italia, dimostrando un rischio di confusione con i propri marchi depositati/registrati anteriormente.

Fino ad ora l’opposizione era operativa solo contro i marchi comunitari e, ove previsto, per i marchi nazionali all’estero.

In Italia, l’opposizione rappresenta uno strumento amministrativo nuovo, veloce e economico che in molti casi permetterà di risolvere rapidamente le contestazioni in materia di rischio di confusione tra marchi.

CONSIGLI PRATICI PER I TITOLARI DI MARCHI.
In considerazione dell’entrata in vigore del procedimento di opposizione, è consigliabile:
Provvedere al deposito delle domande di registrazione come marchio dei segni distintivi usati.

La procedura di opposizione, infatti, può essere attivata solo dai Titolari di marchi depositati o registrati. Un marchio usato (cd. “marchio di fatto”) non è un titolo sufficiente per opporsi. Quindi, per difendere i propri segni distintivi anche attraverso questo nuovo strumento, è necessario registrarli.

Attivare il servizio di sorveglianza sui propri marchi depositati e registrati. 

Un sistematico servizio di sorveglianza permette di controllare e individuare i depositi di marchi che potrebbero essere in conflitto con i propri e quindi agire tempestivamente. L’atto di opposizione deve inderogabilmente essere presentato (in forma scritta) entro 3 mesi dalla pubblicazione del marchio contro cui ci si vuole opporre.

Predisporre e conservare la documentazione attestante l’uso dei propri marchi registrati. 

Durante il procedimento di opposizione potrebbe rendersi necessario produrre documenti che dimostrino che il marchio, se registrato da più di 5 anni, è stato usato per i prodotti/servizi designati. L’insufficiente o mancata prova dell’uso renderebbe infondato l’atto di opposizione.

PROCEDURA
l procedimento di opposizione è, per alcuni aspetti, molto simile a quello comunitario:
a) l’opposizione potrà essere presentata contro le domande di registrazione di marchio nazionali italiane e internazionali con designazione Italia, che siano state dichiarate “registrabili” dall’Ufficio marchi;

b) la registrabilità viene dichiarata al termine del preliminare esame sui cd. “impedimenti assoluti” , cioè liceità e capacità distintiva;

c) il termine per la presentazione dell’atto è di 3 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Marchi; 

d) l’Opposizione può essere presentata: 
          
   - dal Titolare di un marchio anteriore depositato o registrato con validità in Italia (marchio nazionale italiano, comunitario o internazionale con designazione Italia), 
           
   - dal licenziatario esclusivo del Titolare del marchio anteriore,
           
   - dalle persone, enti o associazioni che possono vantare dei diritti anteriori sul nome, ritratto,
             
   nome e segno notorio etc. (articolo 8 Codice della Proprietà Industriale);

e) è prevista una fase preliminare per tentare un accordo tra le parti;

f) le parti possono presentare Memorie Integrative e Repliche a supporto delle proprie tesi; inoltre, se il marchio anteriore è registrato da più di 5 anni, è possibile chiedere all’opponente l’esibizione delle prove d’uso;

g) nei confronti della decisione sull’opposizione è possibile presentare appello presso la Commissione dei Ricorsi.

I Professionisti e Consulenti dello Studio Torta sono a disposizione dei Titolari di marchi per studiare una adeguata strategia di tutela e valutare l’eventuale attivazione della nuova procedura di opposizione.